Abmahnungen für die Benutzung des Begriffs „Black Friday“ haben jahrelang Unternehmen aus allen Branchen beschäftigt. Kaum ein Unternehmen hätte vermutet, dass sich hinter dem gängigen Verkaufsevent aus den USA eine eingetragene Marke verbirgt. Die erste Abmahnung wegen einer Werbung zum „Black Friday“ wurde uns 2016 vorgelegt. In dem Jahr war unsere Mandantin nicht das erste Unternehmen, das von der dann folgenden Abmahnungswelle erfasst worden war. Und tatsächlich: Ein Blick in das Markenregister offenbarte, dass „Black Friday“ ein geschützter Begriff war.
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Wie kam es zu der Marke?
„Black Friday“ wurde 2013 in Deutschland als Wortmarke für zahlreiche Handelsdienstleistungen in das Markenregister eingetragen. Anmelderin der Marke war ein Unternehmen aus Hongkong, das drei Jahre nach der Eintragung massenhaft Abmahnungen verschickte.
Eigentlich gibt es eine eiserne Regel im Markenrecht: Beschreibende Begriffe und allgemeine Werbefloskeln dürfen nicht durch eine Eintragung als Marke monopolisiert werden. 2013 war der große, aus den Vereinigten Staaten bekannte Rabatt-Tag in Deutschland allerdings noch nicht sonderlich bekannt oder verbreitet. Vermutlich fiel der zuständigen Prüferin beim Deutschen Marken- und Patentamt in München deshalb nicht auf, dass „Black Friday“ als Schlagwort für einen Rabatt-Tag zur allgemeinen Verwendung frei bleiben muss. Man kann nur mutmaßen, ob die übliche Internetrecherche, die bei Neuanmeldungen von Marken durchgeführt wird, komplett unterblieben ist, oder ob die Prüferin auf deutschem Gebiet keinen Anwendungsbereich für die Bezeichnung gesehen hat. Fest steht jedoch: „Black Friday“ wurde eingetragen und durfte für eine Vielzahl von Handelsdienstleistungen nur noch von einem Unternehmen oder mit entsprechender kostenpflichtiger Lizenz in der Werbung verwendet werden.
Ein langer Rechtsstreit um die Löschung der Marke
Insbesondere den Betreibern der Webseite www.black-friday.de war die Marke ein Dorn im Auge. Auf dem Händler-Portal werden Black-Friday-Deals beworben und verschiedene Rabattaktionen rund um den marketingwirksamen Tag aufgelistet. Der Rechtsstreit zwischen den Portalbetreibern und der Markeninhaberin zog sich über mehrere Jahre. Der Rechtsstreit startete vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit einer Niederlage der Markeninhaberin. Das Amt entschied 2018, dass „Black Friday“ als Marke nicht geeignet sei, da es sich um eine allgemeine Werbebezeichnung handele. Nach diesem Sieg ging es in die nächste Runde. 2019 entschied das Bundespatentgericht eher vermittelnd: Die Marke sei zwar nicht vollständig zu löschen, aber zumindest für den Elektrohandel sowie für allgemeine Werbetätigkeiten verlor die Marke ihre Gültigkeit. Grundgedanke der Entscheidung war die Betrachtung der Bekanntheit von „Black Friday“ im Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahr 2013. Aus Sicht des Bundespatentgerichts ließ sich nur für den Bereich des Elektrohandels (online wie offline) sowie für allgemeine Verkaufsaktionen, die auch den Elektrohandel umfassen könnten, eine ausreichende Bekanntheit des „Black Friday“ für das Jahr 2013 in Deutschland nachweisen.
Und dann nochmal von vorne?
Die letzte Instanz in einem Löschungsstreit ist jedoch der Bundesgerichtshof. Bis Juli 2021 war daher nicht sicher, ob es bei der Teillöschung der Marke bleibt. Der Bundesgerichtshof stütze die Entscheidung jedoch, wenngleich er den Fokus in der Argumentation leicht anders legte. Danach solle nicht nur die Bekanntheit des Black Friday im Jahr 2013 entscheidend sein, sondern auch die schon absehbare baldige Bekanntheit in Deutschland. Diese Argumentation könnte in einem aktuellen, ähnlich gelagerten Fall helfen.
Ist der Fall mit der Marke "Webinar" vergleichbar?
Absolut. Wie „Black Friday“ ist auch die Wortmarke „Webinar“ vielen Unternehmen ein Dorn im Auge, sofern sie überhaupt davon wissen. „Webinar“ wurde ebenfalls vor Jahren eingetragen und galt damals noch nicht als ein allgemein-beschreibender Begriff, ist es jedoch heute. Dass der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung zu „Black Friday“ nicht nur die Nutzung im Anmeldejahr betrachtet hat, sondern auch eine gewisse Zukunftsprognose einbezogen hat, gibt Hoffnung auf eine Löschung der „Webinar“-Marke. Aktuell laufen mehrere Löschungsklagen gegen die Marke.
Behalten Unterlassungserklärungen ihre Gültigkeit?
Nun gibt es Unternehmen, die bereits eine strafbewehrte Unterlassungserklärung gegenüber der früheren Markeninhaberin von „Black Friday“ abgegeben haben. Dürfen diese Unternehmen nun wieder mit „Black Friday“ werben?
Wie so oft in Rechtsfragen kommt es beispielsweise darauf an, ob die strafbewehrte Unterlassungserklärung unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der Marke abgegeben wurde. Daneben ist auf jeden Fall zu prüfen, welche Waren und Dienstleistungen beworben werden sollen, da die Marke „Black Friday“ nicht vollständig gelöscht ist und immer noch teilweise Bestand hat. Die Betreiber von www.black-friday.de führen zwar über den verbleibenden Rest der Marke einen weiteren Rechtsstreit, allerdings wird es bis zur letztinstanzlichen Entscheidung noch einige Zeit dauern. Bislang sieht es aber gut aus: In erster Instanz hat das Landgericht Berlin im Mai 2021 über die weitere Löschung der Restmarke bereits entschieden und die Löschung bejaht. Ob die nächste Instanz die Entscheidung jedoch hält, bleibt abzuwarten.
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